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浅谈涉及注册商标使用权许可的商标使用权侵权行为的保全证据公证

 

                                  东莞市南华公证处  冯晓敏

    2013年8月30日,《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国商标法〉的决定》已由中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第四次会议上表决通过,修订后的《中华人民共和国商标法》(以下简称新《商标法》)自2014年5月1日起施行。新《商标法》第四十三条规定:商标注册人可以通过签订商标使用许可合同,许可他人使用其注册商标。许可人应当监督被许可人使用其注册商标的商品质量。被许可人应当保证使用该注册商标的商品质量。经许可使用他人注册商标的,必须在使用该注册商标的商品上标明被许可人的名称和商品产地。许可他人使用其注册商标的,许可人应当将其商标使用许可报商标局备案,由商标局公告。商标使用许可未经备案不得对抗善意第三人。

    一、新《商标法》第四十三条规定较原《商标法》的变化是增加公告制度。

    原《商标法》也规定了许可合同的备案制度,但没有明确规定未备案的许可的效力问题,《高人民法院关于商标权民事纠纷案件适用法律的若干问题的解释》第十九条规定:商标使用许可合同未经备案的,不影响该许可合同的效力,但当事人另有约定的除外。商标使用许可合同未在商标局备案的,不得对抗善意第三人。法律规定商标许可备案、公告制度的意义在于:(一)便于对全国商标使用许可注册商标管理。商标使用许可合同备案有利于规范商标使用市场,便于行政部门对注册商标使用许可的管理,做到及时发现问题,及时纠正解决,更好的维护双方当事人的合法权益。(二)增强商标使用许可合同的公示信力。(三)取得了法律上认可的对抗力,维护正常的公平竞争的社会秩序。由上可知,商标许可备案、公告制度是在充分体现尊重私权自治的原则下的司法救济方法,未备案及公告并不影响商标使用权许可合同的生效效力。

    二、有关对未备案的商标使用许可合同的被许可人申请商标侵权行为的保全证据公证的思考。

   (一)申请主体的问题:根据《公证程序规则》第十九条及《办理保全证据公证的指导意见》第六条的规定:证据保全公证应由与公证事项有利害关系的关系人申请。我们知道商标使用许可合同有三种类型,被许可人的共同点都是因为获得商标注册人的授权而取得了使用他人商标的权利,商标注册人的授权的使用程度不同,所享有的权利权限又有不同:1、独占使用许可。商标注册人在约定的时间、地域和以约定的方式,将该注册商标仅许可一个被许可人使用,商标注册人依约定不得使用该注册商标;2、排他使用许可。商标注册人在约定的期间、地域和以约定的方式,将该注册商标仅许可一个被许可人使用,商标注册人依约定可以使用该注册商标但不得另行许可他人使用该注册商标;3、 普通使用许可。普通使用许可,是指商标注册人在约定的期间、地域和以约定的方式,许可他人使用其注册商标,并可自行使用该注册商标和许可他人使用其注册商标。

    依据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第四条、商标法第五十三条(新《商标法》第六十条)规定的利害关系人,包括注册商标使用许可合同的被许可人、注册商标财产权利的合法继承人等。在发生注册商标专用权被侵害时,独占使用许可合同的被许可人可以向人民法院提起诉讼;排他使用许可合同的被许可人可以和商标注册人共同起诉,也可以在商标注册人不起诉的情况下,自行提起诉讼;普通使用许可合同的被许可人经商标注册人明确授权,可以提起诉讼。

    笔者认为:在受理证据保全公证时,对未备案的商标使用许可也应该参照上述有关法律及司法解释的规定确认被许可人是否符合作为利害关系成为申请办理公证的当事人。对于独占使用许可合同的被许可人可以单独作为申请人;排他使用许可合同的被许可人可与商标注册人共同作为申请人,如商标注册人不申请时,排他使用许可合同的被许可人也可以自行申请,而普通使用许可合同的被许可人经商标权人明确授权方可以商标权人作为申请人申请办理公证。

   (二)管辖权的问题。根据《公证程序规则》第十四条第一款及《办理保全证据公证的指导意见》第四条的规定,“公证事项由当事人住所地、经常居住地、行为地或者事实发生地的公证机构受理。”、“保全证据公证由当事人住所地、行为或者事实发生地的公证机构受理”。

    1、依住所地、经常居住地确定管辖。实践中,通常注册商标许使用合同中的商标注册人和被许可人不在同一地域,住所地、经常居住地会指向两处或多处,那当事人的住所地、经常居住地指的是商标注册人的住所地、经常居住地还是被许可人的住所地、经常居住?笔者认为在依住所地、经常居住管辖时,独占使用许可、排他使用许可的商标注册人及被许可人的住所地、经常居住地的公证机构都有管辖权,商标注册人及被许可人可选择方便自己取证、日后方便诉讼的住所地、经常居住地所在地的公证机构申请办理,而普通许可合的被许可人只能在商标注册人的住所地、经常居住地的公证机构申请。因为从三种许可合同中被许可人的诉讼地位上看:商标独占、排他使用许可合同的被许可人,因享有使用上的独占权利和禁止权利,可以根据商标注册人的授权排除他人使用商标,故有权单独或者与商标注册人共同对商标侵权行为提起诉讼。而普通使用许可合同的被许可人,只享有使用商标的权利,不享有禁止权,其使用权不具有独占性,不产生排除他人使用的效果,不能成为指控商标侵权行为的权利主体。

    2、依行为地或者事实发生地确定管辖。传统管辖原则基于对公证事项申请、受理、出证、现场取证、证明材料提交的方便快捷以及配合民事诉讼法规定的法院受理民事诉讼的管辖范围而设定的,故对“行为地或者事实发生地”的确认不会存在问题。实践中,随着科技发展,越来商标侵权行为出现在互联网上,但网络空间是一个开放性系统,没有明确的边界。人们在网络上的交往借助于数字传输可以在瞬息之间往返于千里之外甚至跨越数国,而其本人却无需发生空间上的位移变化。如何在这样的虚拟空间中划定法院的管辖界限,是传统管辖基础理论面临的一个困难。同样,公证机构在受理网上商标侵权也会遇到这样的困惑。《最高人民法院关于审理涉及计算机网络著作权纠纷案件适用法律若干问题的解释(二)》第一条规定:网络著作权侵权纠纷案件由侵权行为地或者被告住所地人民法院管辖。侵权行为地包括实施被诉侵权行为的网络服务器、计算机终端等设备所在地。对难以确定侵权行为地和被告住所地的,原告发现侵权内容的计算机终端等设备所在地可以视为侵权行为地。此解释把侵权结果发生地视为侵权行为地,它确立网络案件的管辖规则是以被告住所地和侵权行为实施地管辖为一般原则,以侵权结果发生地管辖为例外的原则,这一司法解释是对传统的侵权管辖在网络环境下的改进有积极的意义。笔者认为公证机构在受理网上商标侵权保全证据时有关管辖适用时也应参照该条规定。商标独占、排他使用许可合同的被许可人取证时应坚持以被告住所地和侵权行为实施地管辖为一般原则,以侵权结果发生地管辖为例外的原则。在向公证机构申请办理保全证据公证时,只有侵权行为地和被告住所地不确定的情况下,商标注册人和商标独占、排他使用许可合同的被许可人可在发现侵权内容的计算机终端等设备所在地视为侵权行为地为管辖依据向发现侵权内容的计算机终端等设备所在地的公证机构办理保全证据公证;但普通使用许可合同无独立的权利申请办理,只能由商标注册人或经商标注册人的授权依上述管辖的原则向有管辖权的公证机构申请办理。

    三、结语

  社会经济的发展带来了我国公民法律意识的增强,诉讼时证据的作用越来越重要,保全证据相对于案件的公正性来说有着不可代替的作用,保全证据公证业务也越来越多。但是,由于我国取证制度的不完善,也造成了公证机构在办理保全证据公证时,常因申请主体、公证机构管辖的合理地性、合法性遭受质疑,有的取证行为可能会带有侵权行为,这就给保全证据公证工作带来了难度。为此,我们在受理该类公证时,在现有法律、规定下在方便公证当事人取证的同时,也要注意到因意识到当前法律、规定的不完备的现状,在受理案件时注意申请的主体是否适格、管辖是否合理、合法,避免从业风险。